北京市高级人民法院商标授权确权行政案件审理指南（2019）

（第二部分）

第二部分       相关实体问题

7、基本规则

7.1     【商标法第四条的适用】

商标申请人明显缺乏真实使用意图，且具有下列情形之一的，可以认定违反商标法第四条的规定：

（1）申请注册与不同主体具有一定知名度或者较强显著特征的商标相同或者近似的商标，且情节严重的；

（2）申请注册与同一主体具有一定知名度或者较强显著特征的商标相同或者近似的商标，且情节严重的；

（3）申请注册与他人除商标外的其他商业标识相同或者近似的商标，且情节严重的；

（4）申请注册与具有一定知名度的地名、景点名称、建筑物名称等相同或者近似的商标，且情节严重的；

（5）大量申请注册商标，且缺乏正当理由的。

前述商标申请人主张具有真实使用意图，但未提交证据证明的，不予支持。

7.2     【诚实信用原则的适用】

商标行政案件中，诉争商标的申请注册不应违背商标法第七条第一款的规定。

7.3     【商标标志构成要素

诉争商标的构成要素应以商标注册公告、商标申请注册文件或者商标注册簿等文件中明确列明的内容为依据。

7.4     【商标受让不影响相关条款的认定】

诉争商标的申请注册违反商标法相关规定的，诉争商标的申请人或者注册人仅以其受让该商标不存在过错为由主张诉争商标应予核准注册或者维持有效的，不予支持。

7.5     【注册人被吊销或者注销的处理】

商标权撤销复审、商标权无效宣告请求行政案件中，诉争商标注册人被吊销营业执照或者已经注销的，不宜仅据此对诉争商标撤销注册或宣告无效。

8、商标法第十条的适用

8.1     【商标法第十条第一款的认定标准】

诉争商标标志具有多种含义或者具有多种使用方式，其中某一含义或者使用方式容易使公众认为其属于商标法第十条第一款所规定情形的，可以认定诉争商标违反该款规定，诉争商标使用情况一般不予考虑。

8.2     【含有中国国家名称的标志】

诉争商标标志含有中华人民共和国国家名称，但整体上并不相同或者不相近似，如果该标志作为商标注册可能损害国家尊严的，可以认定属于商标法第十条第一款第（八）项规定的情形。

8.3     【含有外国国家名称的标志】

外国国家名称包括外国国家名称的中、外文全称或者简称等，官方文献等可以作为认定外国国家名称的依据。

诉争商标标志中虽含有外国国家名称，但是整体上并不相同或者不相近似，如果该标志作为商标注册可能损害该国尊严的，可以认定属于商标法第十条第一款第（八）项规定的情形。

具有下列情形之一的，可以推定属于商标法第十条第一款第（二）项规定的“经该国政府同意”，但有相反证据的除外：

（1）当事人提交了该国政府同意诉争商标申请注册的文件的;

（2）当事人提交了相同申请人就诉争商标在相同商品或者服务上，已经在该国获准注册的文件的。

8.4     【“欺骗性”的认定】

公众基于日常生活经验等不会对诉争商标指定使用的商品或者服务的质量等特点或者产地产生误认的，不属于商标法第十条第一款第（七）项规定的情形。

8.5     【使用企业名称注册商标】

诉争商标中含有企业全称或者简称，而申请人与该企业全称或者简称存在实质性差异的，在易使公众对商品或者服务来源产生误认的情况下，可以认定属于商标法第十条第一款第（七）项规定的情形。

诉争商标标志仅由申请人的企业全称或者简称构成，或者显著识别部分仅是企业全称或简称的，在不属前款所指的情形下，可以认定属于商标法第十一条第一款第（三）项规定的情形，但是具有显著特征且符合商业惯例的除外。

前述企业全称或者简称以容易使公众将其作为指代企业主体身份的标识为认定要件。

8.6     【“其他不良影响”的判断因素】

根据公众日常生活经验，或者辞典、工具书等官方文献，或者宗教等领域人士的通常认知，能够确定诉争商标标志或者其构成要素可能对我国社会公共利益和公共秩序产生消极、负面影响的，可以认定具有商标法第十条第一款第（八）项规定的“其他不良影响”。

当事人的主观意图、使用方式、损害结果等可以作为认定是否具有“其他不良影响”的参考因素。

8.7     【“其他不良影响”的判断时间】

在审查判断诉争商标标志或者其构成要素是否具有“其他不良影响”时，一般以诉争商标申请注册时的事实状态为准。核准注册时事实状态发生变化的，以核准注册时的事实状态判断其是否具有“其他不良影响”。

8.8     【“已故知名人物”的保护】

诉争商标标志或者其构成要素与特定行业、地域的已故知名人物姓名、肖像等相同或者近似，并由此导致公众对诉争商标指定使用的商品或者服务的质量、信誉、工艺等特点产生误认的，可以认定属于商标法第十条第一款第（七）项规定的情形。

诉争商标标志或者其构成要素与已故的政治、经济、文化、宗教、民族等公众人物的姓名、肖像等相同或者近似，可能对我国社会公共利益和公共秩序产生消极、负面影响的，可以认定属于商标法第十条第一款第（八）项规定的具有“其他不良影响”的情形。

8.9     【“规范使用文字”的认定】

诉争商标标志或者其构成要素未规范使用汉字或者成语，可能对我国文化教育产生消极、负面影响的，可以认定属于商标法第十条第一款第（八）项规定的具有“其他不良影响”的情形。

8.10     【地名商标的其他含义】

诉争商标标志或者其构成要素含有县级以上行政区划的地名或者公众知晓的外国地名，但是整体上具有其他含义的，可以认定其不属于商标法第十条第二款所规定的情形。

具有下列情形之一的，可以认定诉争商标整体上具有其他含义：

（1）诉争商标仅由地名构成，该地名具有其他含义的；（2）诉争商标包含地名，但诉争商标整体上可以与该地名相区分的；

（3）诉争商标包含地名，整体上虽不能与该地名相区分，但经过使用足以使公众将其与之区分的。

8.11     【已经获准注册“地名”商标扩展注册的判断】

商标法未禁止地名作为商标注册和使用之前已经获准注册的地名商标，在原注册范围内有效，当事人主张在该地名商标基础上申请注册其他商标的，一般不予支持。

9、商标法第十一条的适用

9.1     【判断主体】

判断诉争商标是否具有显著特征时，应以与该商标指定使用商品或者服务有关的消费者和与前述商品或者服务的营销有密切关系的其他经营者等相关公众为判断主体。

9.2     【概括适用条款】

被诉裁决未明确指出诉争商标属于商标法第十一条第一款第（一）项、第（二）项、第（三）项的具体情形，仅概括表述为商标法第十一条第一款，当事人主张法律适用错误的，可以予以支持。

9.3     【具体条款的并列适用】

商标法第十一条第一款第（一）项、第（二）项和第（三）项分别规定了诉争商标标志不具有显著特征的情形，认定相同商标在同一商品上是否具有显著特征时，一般不宜并列适用。

9.4     【显著特征的认定范围】

若诉争商标标志不会被相关公众作为商标识别，则其指定使用在任何商品上均不具有显著特征。

若诉争商标标志仅对其指定使用商品的质量、数量等特点具有描述性，则其在该商品上不具有显著特征。

9.5     【新类型商标显著特征的认定】

颜色组合标志、声音标志、或者以商品自身形状、包装、装饰等形式体现的三维标志等，是否系当事人所独创或者最早使用，与认定该标志是否具有显著特征无关。

9.6     【“其他缺乏显著特征”的认定】

诉争商标仅由广告宣传用语等构成的，一般属于商标法第十一条第一款第（三）项规定的情形。

9.7     【“第二含义”的认定】

当事人主张诉争商标标志经过使用取得显著特征的，可以综合考量下列因素予以认定：

（1）诉争商标标志的使用足以使其发挥识别商品来源的作用；

（2）使用诉争商标标志的时间、地域、范围、规模、知名程度等；

（3）其他经营者使用诉争商标标志的情况。

认定诉争商标标志经过使用取得显著特征的，仅限于使用诉争商标标志的商品，不包括与其类似的商品。

9.8     【三维标志显著特征的判断】

诉争商标含有三维标志的，应当从整体上判断其是否具有显著特征，一般情况下不能仅因该商标含有文字或者图形等其他因素，即认定其具有显著特征。

10、商标法第十二条的适用

10.1     【三维标志的功能性】

当事人申请注册商标的三维标志仅由商品自身性质产生的形状、实现自身技术效果所需有的形状或者使商品具有实质性价值的形状构成，可以认定属于商标法第十二条规定的情形，该三维标志的使用情况不予考虑。

10.2     【商品自身性质产生的形状】

实现商品固有的目的、功能、用途、效果等，必须采用的或者通常采用的形状，属于商品自身性质产生的形状。

10.3     【实现商品技术效果所需的形状】

为达到特定技术参数、指标等所需要采用的形状，属于实现自身技术效果所需有的商品形状。

10.4     【使商品具有实质性价值的形状】

影响消费者购买意愿的商品外观、造型等，属于使商品具有实质性价值的形状。

11、商标法第十三条的适用

11.1     【驰名商标的举证】

当事人主张在先商标构成驰名商标的，一般应当提交该商标在诉争商标申请日前已处于驰名状态的证据。

当事人提交诉争商标申请日后形成的证据，足以证明在先商标在诉争商标申请日前已处于驰名状态的，可以予以采纳。

11.2     【驰名商标的保护】

适用商标法第十三条第三款规定时，应考虑以下要件：（1）引证商标在诉争商标申请日前已经达到驰名状态；（2）诉争商标构成对驰名商标的复制、摹仿或者翻译；（3）诉争商标的注册容易误导公众，致使驰名商标所有人的利益可能受到损害。

前款所列任一要件不成立时，无需对其他要件予以认定。

11.3     【驰名商标的保护范围】

认定驰名商标的保护范围，可以综合考虑商标的显著性、知名度、商标标志的近似程度、指定使用的商品情况、相关公众的重合程度及注意程度、诉争商标申请人的主观状态等因素。

11.4     【第十三条第三款适用的情形】

下列情形属于商标法第十三条第三款规定的情形：

（1）在不相同或者不类似的商品上申请注册的诉争商标是对引证商标的复制、摹仿或者翻译，足以使相关公众对使用引证商标和诉争商标的商品来源产生误认，或者足以使相关公众认为使用引证商标和诉争商标的经营者之间具有许可使用、关联企业关系等特定联系的；

（2）在不相同或者不类似的商品上申请注册的诉争商标是对引证商标的复制、摹仿或者翻译，足以使相关公众认为诉争商标与引证商标具有相当程度的联系，而减弱引证商标的显著性、贬损引证商标的市场声誉，或者不正当利用引证商标的市场声誉的。

11.5     【驰名状态】

下列情形不能认定在先商标已经达到驰名状态：

（1）当事人自身具有较长经营历史和较高知名度，但无法证明在先商标已为中国境内相关公众所熟知的；

（2）在先商标在其他国家、地区等具有较高知名度，但依据诉争商标申请日前的实际使用情况，不能为中国境内相关公众所熟知的。

11.6     【复制、摹仿和翻译的认定】

诉争商标标志与他人驰名商标标志相同或者视觉上基本无差异属于复制。

在诉争商标标志中使用他人驰名商标的显著部分或者显著特征等属于摹仿。

在诉争商标标志中将他人驰名商标以不同的语言文字予以表达，且该语言文字已与他人驰名商标建立对应关系，并为相关公众广为知晓或者习惯使用的，属于翻译。

11.7     【驰名商标的法条转换】

商标评审部门在符合下列条件的情况下，适用商标法第三十条或者第三十一条作出被诉裁决且支持当事人申请，对方当事人主张适用法律错误的，不予支持：

（1）当事人依据商标法第十三条第三款的规定对相同或者类似商品上申请注册的诉争商标申请不予核准注册或者宣告其无效的；

（2）当事人没有明确主张诉争商标的申请注册违反商标法第三十条或者第三十一条的；

（3）当事人申请诉争商标不予核准注册或者宣告无效的实质理由是相关公众容易对诉争商标与引证商标所标示的商品来源产生混淆的；

（4）当事人提出宣告诉争商标无效的申请没有超出商标法第四十五条第一款规定的五年期限的。

11.8     【已注册驰名商标在同类商品的保护】

诉争商标自注册之日起超过五年的，驰名商标所有人依据商标法第十三条第三款的规定请求对在相同或者类似商品上的诉争商标宣告无效的，可以予以支持。

12、商标法第十五条的适用

12.1     【未经授权的认定】

被代理人或者被代表人未明确作出同意代理人或者代表人申请注册诉争商标的意思表示属于商标法第十五条第一款规定的“未经授权”。

被代理人或者被代表人知道诉争商标的申请注册而未提出反对意见的，一般不能据此推定其同意代理人或者代表人申请注册诉争商标。

12.2     【“被代理人或者被代表人的商标”】

被代理人或者被代表人在诉争商标申请日前的已注册或者申请的商标，不属于商标法第十五条第一款规定的“被代理人或者被代表人的商标”。

被代理人或者被代表人是否实际使用该商标，不属于商标法第十五条第一款认定的要件。

12.3     【适用要件】

代理人或者代表人未经授权申请注册的商标，与被代理人或者被代表人的商标相同或者相近似，指定使用的商品与被代理人或者被代表人的商标指向的商品相同或者类似，属于商标法第十五条第一款规定的情形。

12.4     【适用主体】

诉争商标申请人与商标法第十五条第一款规定的“代理人或者代表人”、第二款规定的“申请人”存在亲属关系，或者是“代理人或者代表人”或“申请人”公司法定代表人的，属于商标法第十五条适用的主体。

12.5     【“在先使用”的判断】

仅在其他国家、地区使用商标的，不属于商标法第十五条第二款规定的“在先使用”的情形。

商标使用的规模、时间、知名度等因素，不影响“在先使用”的判断。

12.6     【“在先使用”证据的认定】

当事人主张保护“在先使用”的商标，应当提交诉争商标申请日前在中国境内使用商标的证据，在其他国家、地区的使用证据或者准备投入中国境内使用的证据可以作为证明其商标在先使用情况的补充。

12.7     【“其他关系”的认定】

诉争商标申请人与在先使用人存在代理、代表关系以外的，能够知道他人商标且应予主动避让的关系，属于商标法第十五条第二款规定的“其他关系”的情形。

12.8     【商标法第十五条认定的例外】

诉争商标申请人能够举证证明其在形成代理、代表关系前，在先使用诉争商标的，可以认定不属于商标法第十五条第一款规定的情形。

诉争商标申请人能够举证证明其先于商标法第十五条第二款规定的“他人”使用诉争商标的，可以认定不属于商标法第十五条第二款规定的情形。

13、商标法第十六条的适用

13.1     【误导公众的认定】

诉争商标的申请注册容易使相关公众对使用该商标的商品真实产地发生误认的，属于商标法第十六条第一款规定的情形。

13.2     【“商标中有商品的地理标志”】

诉争商标完整包含地理标志，或者包含地理标志的主要识别部分，容易使相关公众对使用该商标的商品的真实产地发生误认的，属于“商标中有商品的地理标志”的情形。

13.3     【申请主体】

为保护地理标志而成立或者以保护地理标志为宗旨的团体、协会等，认为诉争商标违反商标法第十六条第一款规定的，可以提出申请。

使用该地理标志的产品的生产加工者、市场经营者，可以作为利害关系人提出申请。

13.4     【原属国在先保护原则】

外国人以诉争商标的申请注册违反商标法第十六条第一款规定申请该商标不应予以注册或者应予宣告无效的，应当提供其名下的该地理标志在原属国受法律保护的证明。

13.5     【混淆判断】

若地理标志集体商标或者证明商标申请注册在后，普通商标申请在前，应当结合地理标志客观存在情况及其知名度、显著性、相关公众的认知等因素，判断是否容易造成相关公众对商品或者服务来源产生混淆；若地理标志集体商标或者证明商标申请在前，普通商标申请在后，可以从不当攀附地理标志知名度的角度，判断是否容易造成相关公众对商品或者服务来源产生混淆。

13.6     【驰名商标保护的适用】

地理标志集体商标或者证明商标已经达到驰名状态的，可以适用商标法第十三条第三款予以保护。

当事人依据商标法第十三条第三款申请地理标志集体商标或者证明商标不予核准注册或者宣告无效的，应当结合地理标志客观存在情况及其知名度、显著性、相关公众的认知等因素，认定地理标志集体商标或者证明商标的注册是否会误导公众、致使普通商标注册人的利益可能受到损害。

13.7     【将地理标志注册为普通商标】

诉争商标申请人或者注册人将地理标志整体或者主要识

别部分作为证明商标或者集体商标之外的商标申请注册的，可以适用商标法第十六条第一款、第十条第二款或者第十一条第一款的规定等进行审理。

13.8     【地理范围确定错误】

地理标志集体商标或者证明商标的申请人在申请文件中标示的地区范围与真实产地不一致的，可以适用商标法第十六条第一款的规定等进行审理。

13.9     【法律条款的适用】

当事人以他人申请注册的地理标志证明商标或者集体商标违反商标法第十六条第二款的规定不应予以核准注册或者应予宣告无效的，适用商标法第三十条中“凡不符合本法有关规定”的内容进行审理。

14、商标法第十九条第四款的适用

14.1     【商标代理机构的认定】

已经备案的从事商标代理业务的主体、工商营业执照中记载从事商标代理业务的主体、以及虽未备案但实际从事商标代理业务的主体，属于商标法第十九条第四款规定的“商标代理机构”，一般工商营业执照记载的经营事项不能作为排除认定“商标代理机构”的依据。

14.2     【商标代理业务的认定】

接受委托人的委托，以委托人的名义办理商标注册申请、

商标评审或者其他商标事宜，包括代理商标注册申请、变更、续展、转让、异议、撤销、评审、侵权投诉，提供商标法律咨询、担任商标法律顾问、代理其他有关商标事务等，属于商标代理业务。

14.3     【诉争商标的转让不影响主体的认定】

商标评审程序中，诉争商标从商标代理机构转让至非商标代理机构名下的，可以适用商标法第十九条第四款的规定进行审理。

14.4     【诉争商标申请注册范围的确定】

“代理服务”仅限于《类似商品和服务区分表》中第四十五类第 4506类似群组的服务项目。

除商标代理服务之外，商标代理机构在其他商品或者服务类别上申请注册商标的，不予支持。

15、商标法第三十条、第三十一条的适用

15.1     【商标延续注册的限制】

诉争商标申请人的在先商标注册后、诉争商标申请前，他人在相同或者类似商品上注册与诉争商标相同或者近似的商标并持续使用且产生一定知名度，诉争商标申请人不能证明该在先商标已经使用或者经使用产生知名度、相关公众不易发生混淆的情况下，诉争商标申请人据此主张该商标应予核准注册的，可以不予支持。

15.2     【商标近似的判断规则】

适用商标法第三十条、第三十一条时，可以综合考虑商标标志的近似程度、商品的类似程度、引证商标的显著性和知名度、相关公众的注意程度以及诉争商标申请人的主观意图等因素，以及前述因素之间的相互影响，以是否容易造成相关公众混淆为标准。

商标标志相同且指定使用的商品相同，可以直接认定违反商标法第三十条、第三十一条的规定，无须考虑其他因素。

将引证商标的整体或者显著识别部分作为诉争商标构成要素的，可以认定构成商标标志近似。

15.3     【商标申请驳回复审行政案件中商标近似性的判断】

商标申请驳回复审行政案件中，诉争商标与引证商标是否近似，主要根据诉争商标标志与引证商标标志近似程度等因素进行认定。诉争商标的知名度可以不予考虑。

15.4     【商标不予注册复审和无效宣告请求行政案件中商标近似性的判断】

商标不予注册复审和商标权无效宣告请求行政案件中，若诉争商标的申请人主观并无恶意，且基于特定历史原因诉争商标与引证商标长期共存，形成既定市场格局，当事人主张不会导致相关公众发生混淆的，可以认定不构成近似商标。

认定诉争商标与引证商标是否近似，可以综合考虑诉争商标申请人和引证商标权利人提供的证据、诉争商标申请人的主观状态等。

15.5     【市场调查报告的认定】

当事人可以提交市场调查报告用于证明诉争商标和引证商标不构成近似商标，但该报告结论缺乏真实性、科学性的，可以不予采纳。

15.6     【商标法第三十条、第三十一条的适用条件】

商标行政案件中，应当依据诉争商标的申请日确定引证商标属于已被核准注册、已初步审定的商标或者在先申请的商标。

引证商标申请日早于诉争商标，但在诉争商标申请日前，引证商标尚未被核准注册或者初步审定，即使在商标评审部门作出被诉裁决时，引证商标已被核准注册或者初步审定的，应当适用商标法第三十一条的规定对引证商标与诉争商标是否构成近似商标进行认定。

15.7     【引证商标权利人被注销】

商标行政案件中，引证商标权利人被注销且无证据证明存在权利义务承受主体的，可以认定引证商标与诉争商标不构成近似商标。

15.8     【中文商标与外文商标的近似性判断】

中文商标与外文商标的近似性判断，可以综合考虑以下因素：

（1）相关公众对外文含义的认知程度；（2）中文商标与外文商标在含义、呼叫等方面的关联性或者对应性；

（3）引证商标的显著性、知名度和使用方式；（4）诉争商标实际使用的情况。

15.9     【三维标志商标的比对】

涉及三维标志商标的近似性判断，一般应从整体上进行比对，不能仅就该商标中的文字、图形与在先注册的文字、图形商标进行比对。

15.10     【共存协议的属性】

判断诉争商标与引证商标是否构成近似商标，共存协议可以作为排除混淆的初步证据。

15.11     【共存协议的形式要件】

引证商标权利人应以书面形式同意诉争商标申请注册，明确载明诉争商标的具体信息，但附条件或者附期限的共存协议一般不予采信。

共存协议应当真实、合法、有效，且不存在损害国家利益、社会公共利益和第三人合法权益等情形，否则不应予以采纳。

15.12     【共存协议的法律效果】

引证商标与诉争商标的商标标志相同或者基本相同，且使用在相同或者类似商品上的，不能仅以共存协议为依据，准予诉争商标的注册申请。

引证商标与诉争商标的商标标志近似，使用在相同或者类似商品上，引证商标权利人出具共存协议的，在无其他证据证明诉争商标与引证商标的共存足以导致相关公众对商品来源发生混淆的情况下，可以认定诉争商标与引证商标不构成近似商标。

引证商标权利人出具共存协议后，以诉争商标与引证商标构成近似商标为由，提起不予注册异议或者请求无效宣告的，不予支持，但该协议依法无效或者被撤销的除外。

15.13     【类似商品的认定】

商标申请驳回复审行政案件中，一般应以案件审理时的《类似商品和服务区分表》作为判断构成类似商品或者服务的依据。

商标不予注册复审、商标权无效宣告请求行政案件中，案件审理时的《类似商品和服务区分表》可以作为判断构成类似商品或者服务的参考。

15.14       【具有主观恶意的认定】

判断诉争商标申请人是否具有主观恶意，可以综合考虑如下因素：

（1）引证商标具有较强显著性和知名度；（2）诉争商标申请人与引证商标权利人营业地址临近；

（3）诉争商标申请人与引证商标权利人属于同行业；（4）诉争商标标志与引证商标标志基本相同且诉争商标申请人未作出合理解释。

16、商标法第三十二条的适用

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北京市高级人民法院商标授权确权行政案件审理指南（2019）（第二部分-16、商标法第三十二条的适用 ）及附则
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