16、商标法第三十二条的适用

16.1    【在先权利范围】

16.2    【在先权利时间的起算】

16.3    【外国人在先著作权】

16.4    【损害在先著作权的认定】

16.5    【作品的认定】

16.6    【超过保护期限的作品】

16.7    【在先著作权权属的认定】

16.8    【利害关系人资格的认定】

16.9    【独创性高低对认定“实质性相似”的影响】

16.10 【不构成损害在先著作权的抗辩】

16.11 【在先著作权的保护范围】

16.12 【姓名权保护的具体利益】

16.13 【姓名的范围】

16.14 【自然人声誉对姓名权的影响】

16.15 【肖像权的保护】

16.16 【在先企业名称权的认定】

16.17 【外国企业名称的保护】

16.18 【“商品化权益”的表述】

16.19 【“商品化权益”认定的限制】

16.20 【“特定条件”的认定】

16.21 【恶意抢注适用仅限“未注册商标”】

16.22 【恶意抢注的适用要件】

16.23 【明知或者应知的认定】

16.24 【“已经使用”的判断】

16.25 【“有一定影响”的判断】

16.26 【单纯出口行为的认定】

17、商标法第四十四第一款的适用

17.1    【“欺骗手段”的认定】

17.2    【“其他不正当手段”的认定】

17.3    【“其他不正当手段”具体情形的认定】

17.4    【“其他不正当手段”具体情形的例外】

17.5    【“其他不正当手段”条款适用的限制】

18、商标法第四十五条的适用

18.1    【商标法第四十五条属性的确定】

18.2    【“五年期间”的认定】

18.3   【超“五年期间”申请主体】

18.4 【“恶意注册”的认定】

19、商标法第四十九条第二款的适用

19.1【注册商标通用化的判断】

19.2【注册商标通用化判断的时间点】

19.3【新旧法的适用】

19.4【使用的认定】

19.5【“违法”使用的认定】

19.6【使用主体的认定】

19.7【非规范商品的认定】

19.8【非规范实际使用商品构成核定商品使用的认定】

19.9【维持注册范围】

19.10【区分表的变化对商品类似的判断】

19.11【在他人商标上贴附诉争商标的认定】

19.12【一物多标行为的认定】

19.13【一人多标行为的认定】

19.14【“替他人推销”商标使用的认定】

19.15【指定期间后的使用】

19.16【单纯出口行为的认定】

附则

……

16、商标法第三十二条的适用

16.1     【在先权利范围】

当事人依据反不正当竞争法第六条主张在先合法权益的，可以适用商标法第三十二条进行审理。

认定诉争商标的申请注册是否损害他人在先权利，一般以规定在先权利的法律为依据。

16.2     【在先权利时间的起算】

当事人主张诉争商标的申请注册损害“在先权利”的，应举证证明诉争商标申请日前该在先权利合法存在。

如果在先权利在诉争商标核准注册时已不存在的，则不影响诉争商标的注册。

16.3     【外国人在先著作权】

外国人主张诉争商标的申请注册损害其在先著作权的，按照著作权法第二条的规定进行处理。

16.4     【损害在先著作权的认定】

判断诉争商标的申请注册是否损害当事人在先著作权时，应考虑以下要件：

（1）涉案作品构成著作权法的保护客体；

（2）当事人为涉案作品的著作权人或者利害关系人；

（3）在诉争商标申请日前，诉争商标申请人有可能接触涉案作品；

（4）诉争商标标志与涉案作品构成实质性相似。

前款所列任一要件不成立时，无须对其他要件予以认定。

16.5     【作品的认定】

缺乏独创性的，不应认定为作品。

简单的常见图形、字母等一般不认定为作品。

16.6     【超过保护期限的作品】

诉争商标申请注册时，当事人以超过著作权法规定保护期限的作品主张著作权的，不予支持。

认定诉争商标标志和涉案作品是否构成实质性相似时，二者共同使用已进入公有领域的表达不作为考虑因素。

16.7     【在先著作权权属的认定】

当事人提供的涉及著作权的底稿、原件、合法出版物、诉争商标申请日前著作权登记证书、取得权利的合同等可以作为认定在先著作权归属的初步证据，但是诉争商标申请人提供相反证据的除外。

16.8     【利害关系人资格的认定】

当事人依据商标公告、商标注册证等主张其有权作为在先著作权的利害关系人提出申请的，可以予以支持。

16.9     【独创性高低对认定“实质性相似”的影响】

对于独创性较低的作品，诉争商标标志与该作品在视觉上基本无差异的，可以认定构成实质性相似。

16.10     【不构成损害在先著作权的抗辩】

当事人主张诉争商标的申请注册不构成损害他人在先著作权，具有下列情形之一的，可以予以支持：

（1）诉争商标标志与涉案作品相同或者相近似的部分属于公有素材或者公有领域的信息的；

（2）诉争商标标志与涉案作品相同或者相近似的原因在于执行共同的标准或者表达形式有限的；

（3）诉争商标标志与涉案作品相同或者相近似的部分源于案外人的作品，且该作品的创作完成时间早于涉案作品的。

16.11     【在先著作权的保护范围】

当事人以损害其在先著作权为由主张诉争商标应当不予核准注册或者应予宣告无效的，对诉争商标指定使用的商品或者服务类别不予考虑。

16.12     【姓名权保护的具体利益】

当事人主张诉争商标的申请注册损害其在先姓名权的，一般应举证证明诉争商标申请人明知其姓名而采取盗用、冒用等手段申请注册商标。

相关公众容易认为标有诉争商标的商品与该自然人存在许可等特定联系的，可以认定属于商标法第三十二条规定的情形。

16.13     【姓名的范围】

姓名包括户籍登记中使用的姓名，也包括别名、笔名、艺名、雅号、绰号等。

能够与特定的自然人建立起对应关系的主体识别符号可以视为该自然人的姓名。

16.14     【自然人声誉对姓名权的影响】

自然人的声誉不是保护其姓名权的前提，但可以作为认定相关公众是否将某一姓名与特定自然人建立起对应关系的考虑因素。

16.15     【肖像权的保护】

当事人主张诉争商标的申请注册损害其在先肖像权的，应当举证证明诉争商标标志具有足以使相关公众识别其所对应的特定自然人的个性特征，从而使该标志与该自然人之间形成了稳定的对应关系，相关公众容易认为标有诉争商标的商品与该自然人存在许可等特定联系。

人形剪影未包含可识别的特定自然人个性特征，当事人据此主张损害其在先肖像权的，不予支持。

16.16     【在先企业名称权的认定】

企业名称的简称或者字号等经使用具有一定知名度，已与当事人建立稳定对应关系，且该使用行为不违背当事人意愿的，当事人可以据此主张在先企业名称权。

16.17       【外国企业名称的保护】

外国公司的企业名称、字号或者其惯用音译等，在诉争商标申请日前已在中国境内进行商业使用、具有一定知名度且为相关公众所知晓的，当事人可以据此主张在先企业名称权。

16.18     【“商品化权益”的表述】

在法律尚未规定“商品化权益”的情况下，不宜直接在裁判文书中使用“商品化权益”等称谓。

16.19     【“商品化权益”认定的限制】

当事人主张的“商品化权益”内容可作为姓名权、肖像权、著作权、一定影响商品（服务）名称等法律明确规定的权利或者利益予以保护的，不宜对当事人所主张的“商品化权益”进行认定。

若依据除商标法第三十二条“在先权利”之外的其他具体条款不足以对当事人提供救济，且无法依据前款所规定的情形予以保护的，在符合特定条件时，可以依据当事人的主张适用商标法第三十二条“在先权利”予以保护，但一般应依据反不正当竞争法第六条的规定进行认定。

16.20     【“特定条件”的认定】

认定是否属于本审理指南 16.19条所规定的“特定条件”时，应同时具备下列情形：

（1）“保护对象”为作品名称、作品中的角色名称等；（2）在诉争商标申请日前，“保护对象”应具有一定知名度；（3）诉争商标的申请注册人主观上存在恶意；（4）诉争商标标志与“保护对象”相同或者相近似。（5）诉争商标指定使用的商品属于“保护对象”知名度所及的范围，容易导致相关公众误认为其经过“保护对象”利益所有人的许可或者与利益所有人存在特定联系。

16.21     【恶意抢注适用仅限“未注册商标”】

商标法第三十二条规定的“申请人不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”，其中所规定的“商标”是指“未注册商标”，包括在诉争商标申请日前未提出商标注册申请或者已失效的商标。

16.22     【恶意抢注的适用要件】

认定诉争商标的申请注册是否属于“以不正当手段抢先注册他人在先使用并具有一定影响的商标”时，应同时具备下列情形：

（1）未注册商标在诉争商标申请日之前已经使用并有一定影响；

（2）诉争商标与在先使用的未注册商标构成相同或近似商标；

（3）诉争商标指定使用的商品与在先使用的未注册商标所使用的商品构成相同或者类似商品；

（4）诉争商标申请人明知或者应知他人在先使用商标。商标申请人能够举证证明其没有利用在先使用商标商誉的恶意的，不构成前款所指情形。

16.23     【明知或者应知的认定】

认定诉争商标申请人是否明知或者应知他人的未注册商标时，可以综合考虑以下因素：

（1）诉争商标申请人与在先商标使用人曾就商标许可、商标转让等进行联络；

（2）经相关机关认定，诉争商标申请人存在侵害商标权行为；

（3）诉争商标申请人与在先商标使用人属于同行业；

（4）在先商标显著性较强的，诉争商标与其高度近似。

16.24     【“已经使用”的判断】

当事人通过商业宣传和生产经营活动，能够使其主张的“未注册商标”发挥识别商品来源的作用属于商标法第三十二条规定的“已经使用”。

一般在相关公众已将该“未注册商标”与当事人产生联系的情况下，只要该行为不违背当事人主观意愿的，可以认定构成“已经使用”的情形。

16.25     【“有一定影响”的判断】

当事人举证证明其在先未注册商标的知名度足以使诉争商标申请人明知或者应知该商标存在的，可以认定构成“有一定影响”。

当事人提交在先未注册商标的持续使用时间、区域、销售量或者广告宣传等证据，足以证明该商标为一定范围的相关公众所知晓的，可以认定构成“有一定影响”。

16.26     【单纯出口行为的认定】

使用在先未注册商标的商品未在中国境内流通且直接出口的，当事人主张诉争商标的申请注册属于商标法第三十二条规定的“以其他不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”情形的，不予支持。

17、商标法第四十四第一款的适用

17.1     【“欺骗手段”的认定】

同时具备下列情形的，可以认定属于商标法第四十四条第一款规定的“以欺骗手段取得注册”：

（1）诉争商标申请人存在使商标行政机关因受到欺骗而陷入错误认知的主观意愿；

（2）诉争商标申请人存在以弄虚作假的手段从商标行政机关取得商标注册的行为；

（3）商标行政机关陷入错误认识而作出的行政行为系基于诉争商标申请人的行为所产生，二者之间具有直接的因果关系。

17.2     【“其他不正当手段”的认定】

“其他不正当手段”是指以欺骗手段以外的其他方式扰乱

商标注册秩序、损害公共利益、不正当占用公共资源或者谋取不正当利益，以使诉争商标获准注册的行为，包括诉争商标申请人采取大批量、规模性抢注他人具有一定知名度的商标等手段的行为。

同时具备下列要件的，可以认定属于商标法第四十四条第一款规定的“以其他不正当手段取得注册”：

（1）适用主体是该商标的申请注册人，但有证据证明诉争商标现注册人与申请注册人之间具有特定关系，或对于申请注册诉争商标的行为具有意思联络的除外；

（2）适用对象既包括已经注册的商标，也包括申请注册的商标；

（3）申请注册行为扰乱商标注册秩序、损害社会公共利益、或者属于不正当占用公共资源、以其他方式谋取不正当利益的；

（4）申请注册行为未仅损害特定民事权益。

17.3     【“其他不正当手段”具体情形的认定】

具有下列情形之一的，可以认定属于商标法第四十四条第一款规定的“以其他不正当手段取得注册”：

（1）诉争商标申请人申请注册多件商标，且与他人具有较强显著性的商标或者较高知名度的商标构成相同或者近似，既包括对不同商标权利人的商标在相同或类似商品、服务上申请注册的，也包括针对同一商标权利人的商标在不相同或不类似商品或者服务上申请注册的；

（2）诉争商标申请人申请注册多件商标，且与他人企业名称、社会组织名称、有一定影响商品的名称、包装、装潢等商业标识构成相同或者近似标志的；

（3）诉争商标申请人具有兜售商标，或者高价转让未果即向在先商标使用人提起侵权诉讼等行为的。

17.4     【“其他不正当手段”具体情形的例外】

诉争商标申请人具有本审理指南第 17.3条规定的情形，但诉争商标申请注册的时间较早，且在案证据能够证明诉争商标申请人对该商标具有真实使用意图并实际投入商业使用的，可以根据具体情况，认定诉争商标不构成“以其他不正当手段取得注册”的情形。

17.5     【“其他不正当手段”条款适用的限制】

审理商标不予注册复审、商标权无效宣告请求等行政案件时，根据在案证据能够适用商标法其他条款对诉争商标不予注册或宣告无效的，不再适用商标法第四十四条第一款。

18、商标法第四十五条的适用

18.1     【商标法第四十五条属性的确定】

商标法第四十五条第一、二、三款均属于程序条款。

18.2     【“五年期间”的认定】

商标法第四十五条第一款规定的“自商标注册之日起五年内”，是指自诉争商标注册公告之日的次日起五年内，该期间不适用中止、中断等情形。

自诉争商标注册公告之日的次日起，方可依据商标法第四十五条第一款的规定提起商标权无效宣告申请。

18.3     【超“五年期间”申请主体】

商标法第四十五条第一款规定的“驰名商标所有人”，不包括驰名商标的利害关系人。

18.4     【“恶意注册”的认定】

认定商标法第四十五条第一款规定的“恶意注册”，可以综合下列因素：

（1）诉争商标与在先驰名商标近似程度较高；

（2）在先驰名商标具有较强显著性和知名度；

（3）诉争商标指定使用商品与在先驰名商标的商品关联程度较高；

（4）诉争商标申请人与在先驰名商标所有人曾有贸易往来或者合作关系；

（5）诉争商标申请人与在先驰名商标所有人营业地址临近；（6）诉争商标申请人与在先驰名商标所有人曾发生其他纠纷，足以知晓该驰名商标；

（7）诉争商标申请人与在先驰名商标所有人曾有内部人员往来关系；

（8）诉争商标申请人申请注册该商标后，具有攀附在先驰名商标商誉的行为；

（9）诉争商标申请人大量注册他人具有较强显著性和知名度的商标。

19、商标法第四十九条第二款的适用

19.1     【注册商标通用化的判断】

认定诉争商标是否属于商品通用名称，应当从商标标志整体上进行审查，且应当认定通用名称指向的具体商品。对与该商品类似的商品不予考虑。

当事人主张诉争商标成为商品通用名称的，可以提交字典、工具书、国家或者行业标准、相关行业组织的证明、市场调查报告、市场上的宣传使用证据、其他主体在同种商品上使用该商标标志的证据等予以证明。

19.2     【注册商标通用化判断的时间点】

认定诉争商标是否属于通用名称，一般以当事人向商标撤销审查部门提出撤销申请时的事实状态进行判断，评审时的事实状态可以作为参考。

19.3     【新旧法的适用】

商标权撤销复审行政案件中，对于指定的三年期间跨越2014 年5 月1 日的，在实体法上适用2001 年修正的商标法。

19.4     【使用的认定】

具有下列情形之一的，当事人主张维持商标注册的，不予支持：

（1）仅在核定使用范围外的类似商品或者服务上使用诉争商标的；

（2）使用诉争商标但未发挥区分商品、服务来源作用的；（3）为了维持诉争商标注册进行象征性使用的。

19.5     【“违法”使用的认定】

商标使用行为明确违反商标法或者其他法律禁止性规定的，可以认定不构成商标使用。

19.6     【使用主体的认定】

商标法第四十九条第二款规定的“连续三年不使用”中的“使用”主体，包括商标权人、被许可使用人以及其他不违背商标权人意志使用商标的人。

商标权人已经对他人使用诉争商标的行为明确表示不予认可，在商标权撤销复审行政案件中又依据该他人的行为主张使用诉争商标的，不予支持。

19.7     【非规范商品的认定】

实际使用的商品或者核定的商品不属于《类似商品和服务区分表》中的规范商品名称，在认定具体商品所属类别时，应当结合该商品功能、用途、生产部门、消费渠道、消费群体进行判断，并考虑因消费习惯、生产模式、行业经营需求等市场因素，对商品本质属性或名称的影响，作出综合认定。

19.8     【非规范实际使用商品构成核定商品使用的认定】

实际使用的商品不属于《类似商品和服务区分表》中的规范商品名称，但其与诉争商标核定使用的商品仅名称不同，本质上属于同一商品的，或是实际使用的商品属于核定商品下位概念的，可以认定构成对核定商品的使用。

认定是否属于同一商品，可以综合考虑物理属性、商业特点以及《类似商品和服务区分表》关于商品分类的原则和标准等因素。

19.9     【维持注册范围】

诉争商标在核定商品上构成使用的，可以维持与该商品类似的其他核定商品上的注册。

认定前款所指的类似商品，应当严格按照商品的功能、用途、生产部门、消费渠道和消费群体进行判断，一般依据《类似商品和服务区分表》进行认定。

19.10     【区分表的变化对商品类似的判断】

诉争商标核准注册时，核定的未实际使用商品与已实际使用商品在《类似商品和服务区分表》中不属于类似商品，但因《类似商品和服务区分表》的变化，在案件审理时属于类似商品的，以案件审理时的事实状态为准，可以维持未实际使用商品的注册。

诉争商标核准注册时，核定的未实际使用商品与已实际使用商品在《类似商品和服务区分表》中属于类似商品，但因《类似商品和服务区分表》的变化，在案件审理时不属于类似商品的，以核准注册时的事实状态为准，可以维持未实际使用商品的注册。

19.11     【在他人商标上贴附诉争商标的认定】

在标注他人商标的商品上同时贴附诉争商标，若相关公众不易识别该商品来源于诉争商标注册人的，可以认定不构成商标使用。

19.12     【一物多标行为的认定】

诉争商标注册人在同一商品上，同时使用包括诉争商标在内的多个商标的，若相关公众能够将该商标作为识别商品来源的标志，可以认定构成商标使用。

19.13     【一人多标行为的认定】

诉争商标注册人拥有多个已注册商标，虽然其实际使用商标与诉争商标仅存在细微差异，但若能够确定该使用系针对其已注册的其他商标的，对其维持诉争商标注册的主张，可以不予支持。

19.14     【“替他人推销”商标使用的认定】

诉争商标注册人为商场、超市等，其能够证明通过提供场地等形式与销售商等进行商业合作，足以认定其为推销商品提供建议、策划、宣传、咨询等服务，可以认定诉争商标在“替他人推销”服务上进行了商标使用。

19.15     【指定期间后的使用】

指定期间之后开始大量使用注册商标的，一般不构成在指定期间内的商标使用，但当事人在指定期间内使用商标的证据较少，在指定期间之后持续、大量使用诉争商标的，在判断是否构成商标使用时可以综合考虑。

19.16     【单纯出口行为的认定】

使用诉争商标的商品未在中国境内流通且直接出口的，诉争商标注册人主张维持注册的，可以予以支持。

  附   则

 本指南自下发之日起执行， 2014年1月22日发布的《北京市高级人民法院关于商标授权确权行政案件的审理指南》不再适用。